6769 SAYILI SMK 5. MADDE İNCELEME KILAVUZU

6769 SAYILI SMK 5. MADDE İNCELEME KILAVUZU

1. SMK 5/1-A BENDİ
1.1. Genel Açıklamalar
6769 sayılı SMK’nın 5(1)(a) maddesinde, SMK Madde 4 kapsamında marka olamayacak
işaretlerin reddedilmesi zorunluluğu belirtilmektedir.
10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren SMK Madde 4’e göre, marka, bir teşebbüsün mallarının
veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini
sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını
sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller,
renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür
işaretten oluşabilir.
1.1.1. Marka Tanımı
SMK Madde 4 kapsamında, bir işaretin marka olabilmesi için 3 şartı sağlaması gerekmektedir.
Bunlar;
(a) Bir işaret olmalı,
(b) Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya
hizmetlerinden ayırt etme yeteneğine soyut olarak sahip olmalı,
(c) Marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını
sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olmalıdır.
1.1.1.1. İşaretler
SMK Madde 4’e göre, yukarıdaki koşulları sağlamak kaydıyla kişi adları dâhil sözcükler,
şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her
tür işaret marka tesciline konu olabilir. Burada sayılanların madde metnindekilerle sınırlı
olmadığını, bu işaretlerin kombinasyonlarıyla birlikte bunlardan başka işaretlerin de koşulları
3
sağlamak kaydıyla marka tesciline konu olabileceğini belirtmek gerekir. Ayrıca, marka
tesciline konu olacak işaretlerin mutlaka görme duyusuyla algılanabilir nitelikte işaretler olması
da gerekmemektedir.
Bu bağlamda, soyut kavramlar ve fikirler ile malların genel özelliklerini ifade eden kavramlar
farklı şekillerde tezahür edebilecekleri için işaret olarak nitelendirilmek için yeterli belirliliğe
sahip değildir. (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 25).
Bu sebeple, örneğin “elektrik süpürgesinin dış yüzeyinin bir bölümü olan şeffaf toplama
haznesi” şeklinde ifade edilen soyut kavram için yapılmış bir başvuru, söz konusu haznenin
belirli bir çeşidinin olmaması, daha ziyade genel ve soyut bir şekilde akla gelebilecek çok
sayıda farklı görünüme sahip olması nedeniyle Adalet Divanı tarafından reddedilmiştir
(25/01/2007, C-321/03, Transparent bin, EU:C:2007:51, § 35, 37).
1.1.1.2. Ayırt Edici Karakter
SMK Madde 4 kapsamında, işaretin, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal
ve hizmetlerinden ayırt etme fonksiyonundan bahsedilmektedir. Markanın belirli bir mal veya
hizmete ilişkin ayırt ediciliğiyle ilgili olan SMK Madde 5(1)(b)’nin aksine, SMK Madde 4 ve
bu maddeye atıf yapan 5/1(a) bendi mal ve hizmetten bağımsız olarak, bir işaretin soyut olarak
kaynak gösterme işlevine sahip olup olamamasıyla ilgilidir.
Ancak çok istisnai durumlarda, bir işaret, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer
teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesi için gerekli olan soyut ayırt ediciliğe
bile sahip olamayabilir. Örneğin, “.” , “/” gibi işaretler herhangi bir mal veya hizmet için soyut
ayırt ediciliğe sahip değildir.
1.1.1.3. Sicilde Gösterilebilme
SMK Madde 4 kapsamında ayrıca, işaretin marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık
ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması gerekmektedir.
6769 sayılı SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinde, marka örneğinin
gösterimine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre;
4
“MADDE 7 –
(1) Sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların veya ambalajlarının biçimi gibi görme duyusu
ile algılanabilen işaretler veya bunların kombinasyonundan oluşan işaretlerin marka
başvurusuna konu edilmesi halinde marka örneği, başvuru formu ile Kuruma sunulur.
(2) Başvurunun ses markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda
açıkça belirtilmesi ve işaretin elektronik ortamda dinlemeye ve saklamaya elverişli kaydının
Kuruma sunulması gerekir. Başvuru sahibi nota ile gösterimin mümkün olduğu hallerde bu
gösterimi de başvuruyla birlikte sunabilir.
(3) Başvurunun üç boyutlu marka olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru
formunda açıkça belirtilmesi, ayrıca koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını
sağlayacak şekilde işaretin tek bir yönden veya farklı açılardan görünümünü içeren
gösterimlerinin Kuruma sunulması gerekir. Bu gösterimler, en fazla altı farklı açıdan
görünümü içerecek ve markanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde olmalıdır.
(4) Başvurunun renk markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru formunda
açıkça belirtilmesi, işareti oluşturan renk görselinin sunulması ve Kurum tarafından geçerliliği
kabul edilen renk kodunun belirtilmesi gerekir. Renk veya renklerin somutlaşmış, sınırları belli
bir şekil, figür, resim veya kelime gibi unsurlar dâhilinde kullanılması durumunda işaret renk
markası olarak değerlendirilmez ve birinci fıkra hükmü uygulanır.
(5) Başvurunun hareket markası olarak tescilinin talep edildiği hallerde bunun başvuru
formunda açıkça belirtilmesi ve işareti oluşturan hareketi tasvir eden bir görüntünün veya
hareketsiz ya da hareketli görüntü dizisinin Kuruma sunulması gerekir. Gösterimler, markanın
bütünlüğünü bozmayacak nitelikte olmalıdır.
(6) Bu madde hükümleri, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, yukarıda sayılanlar dışında kalan
bir işaretin gösterimi hakkında da uygulanır. Bu durumda, başvuru sahibi, özellikle görüntüler,
şekiller, çizgiler veya karakterler yoluyla görsel olarak gösterim, elektronik kayıt, yazılı
açıklama veya uygun gördüğü başka bir gösterimi Kuruma sunar.
5
(7) Başvuru sahibi, bu maddede zorunlu tutulanlar yanında işaretin gösterimine ilişkin yazılı
açıklama da sunabilir.
(8) Kurum, sunulan gösterimin yeterince açık, kesin ve anlaşılır olmadığına kanaat getirirse
veya gerekli gördüğü hallerde başvuru konusu işarete ilişkin her türlü bilgi, belge ve açıklama
talep edebilir.
(9) Sunulan gösterimlerin bu maddede belirtilen şartları taşımaması veya başvuruya ilişkin
olarak Kuruma sunulan bilgi, gösterim ve açıklamalar arasında bir uyumsuzluk olduğunun
tespit edilmesi halinde başvuru sahibine eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verilir. Bu
durumda başvuru tarihi, eksiklikleri gideren bilgi veya belgelerin Kurumca alındığı tarih, saat
ve dakika itibarıyla kesinleşir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru
işlemden kaldırılır.”
şeklinde düzenleme yapılarak SMK’nın 4 üncü maddesinde belirtilen marka olabilecek işaret
türlerinden başlıcalarının gösteriminin ne şekilde olacağı ifade edilmiştir.
SMK Madde 4 kapsamında marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak
anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde, marka açık, belirli, bağımsız, kolayca erişilebilir, anlaşılır,
dayanıklı ve nesnel bir şekilde çoğaltılabildiği sürece, markanın mevcut teknolojiyi kullanarak
sicilde gösterilebileceğine değinilmektedir. Burada, markanın açık ve anlaşılır bir şekilde
gösteriminin gerekliliğinden bahsedilmektedir. Örneğin geleneksel olmayan marka türleri
açısından mevcut uygulama ses markaları için ses dosyası, hareket markalarında ise hareketli
görüntü dizisini içeren bir video dosyasının sunulmasına imkân vermektedir. Bu kapsamda
belirtilen kriterler Sieckmann davasında (C-273/00, Sieckmann kararı, EU:C:2002:748,
12/12/2002) belirtilen kriterlerle aynıdır.
SMK Madde 4 ve Yönetmelik Madde 7 kapsamında, marka örneği olarak emtianın ya da marka
başvurusunun bir örneğinin veya numunesinin sunulması, marka gösterimin söz konusu
düzenlemelere uygun olarak sağlandığı anlamına gelmez. Bunun nedeni, bunların açık ve
anlaşılır bir şekilde 3. kişilere gösterilememesi ve genel olarak mevcut teknolojiyle sicile
kaydedilememesidir. Örneğin, bir koku numunesi için markanın dayanıklı ve değişmez bir
şekilde gösterimi şartı sağlanamayacaktır. Bu nedenle böyle bir gösterim açık ve kesin olma
şartını sağlamamaktadır.
6
1.2. Geleneksel Olmayan Markalar ve SMK 5(1)(a)
Geleneksel markalar (sözcükler, şekiller, harfler, sayılar) için tescilin konusunun açık ve kesin
olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde işaretin sicilde gösterilebilir olma şartını kolayca
sağlamaktadır. Bu işaretlerden oluşan başvuruların marka örnekleri başvuru formuyla birlikte
Kuruma sunularak markanın gösterimi şartı sağlanmış olmaktadır.
Geleneksel olmayan marka türlerinde ise daha detaylı bir inceleme yapmak gerekmektedir.
Her ne kadar 6769 sayılı SMK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte işaretin “çizimle
görüntülenebilir olması” şartı kaldırılmış olsa da, bu şartın kaldırılması esas olarak görme
duyusuyla algılanamayan işaretlerin mutlak surette görsel olarak temsil edilmesi, gösterilmesi
zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bununla birlikte artık yeni düzenlemeyle işaretin, marka
sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek
şekilde sicilde gösterilebilir olması yeterli kabul edilecektir.
AB Adalet Divanı’nın Sieckmann kararında ortaya koyduğu ilkelerle uyumlu olarak, bir
markanın sicilde gösterimi, mutlaka çizimle yapılmak zorunda olmamakla birlikte;
• Markayı tanımlamak ve korumanın kapsamını belirlemek için “kesin”,
• Yetkili makamlar ve kamu açısından “açık” (net),
• Marka sicilinde “müstakil, kolay erişilir ve anlaşılır”,
• Tescil süresi boyunca “dayanıklı” (kalıcı),
• İşaretin teşhisinde herhangi bir kuşkuyu önlemek için “objektif” (nesnel),
olmak zorundadır.

Write a Reply or Comment